关于USPTO关于主题适格性声明 （Subject Matter Eligibility Declaration：SMED）的新指南

2025年12月4日，美国专利商标局（USPTO）新任局长约翰·斯奎尔斯（John Squires）发布了两份备忘录，其建议提交根据美国专利细则1.132的声明的形式的证据，以克服根据美国专利法第101条的主题适格性审查意见。在该备忘录中，将本次形式的声明称为“主题适格性声明（Subject Matter Eligibility Declaration：SMED）”。根据该备忘录的意见，在根据权利要求书或说明书无法明确主题适格性的情况下，由于仅凭意见陈述书不足以证明不属于思维过程或整合至实际应用，并且有时“基于事实的支持”会更为有效，因此申请人可以考虑除了在意见陈述书的主张之外，提交主题适格性声明，以克服美国专利法第101条的审查意见。

 

    需要说明的是，在上述两份备忘录中，一份是面向专利审查部门的备忘录，另一份是面向专利申请人的备忘录。

 

    上述两份备忘录指出：《美国专利审查程序手册》（MPEP）第716节中记载的关于声明的一般规定也适用于主题适格性声明，并且“针对在声明中主张的事实具有知识的任何人（发明人、发明人的同事、独立的专家等）都可以签署该声明”。另外，上述两份备忘录还指出：“为了使声明具有关联性，所要求保护的发明与声明中记载的证据之间必须存在适当的联系（nexus）”。

 

    此外，上述两份备忘录还指出：“虽然声明不能用于对原申请的记载内容进行不当的补充，但是其可以用于对所要求保护的发明在申请时的事实进行举证”。例如，备忘录指出：在说明书提供了足够的细节，使得本领域技术人员认识到所要求保护的发明提供了技术改进，并且权利要求反映了该技术改进的情况下，所要求保护的发明属于适格的技术改进。另外，备忘录还指出：说明书无需明确地记载该技术改进，只要记载到对于本领域技术人员来说显而易见的程度即可。

    备忘录指出，在此情况下，主题适格性声明可以提供以下证据：用于对申请时的技术水准进行说明的事实、关于发明如何改进该技术水准的客观证据、或者用于证明本领域技术人员会认定该发明改进了作为基础的技术的事实依据。

 

    面向专利审查部门的备忘录记载了6个示例，用以对声明如何帮助克服主题适格性的审查意见进行说明。

 

    例如，在第1个示例中，针对审查员关于权利要求中记载了“思维过程（mental process）”这一抽象概念的审查意见，申请人提交了主题适格性声明，并以专家证词为依据进行答复，该专家证词用于解释该思维过程的限定无法由人类思维来实际执行。

 

    例如，在第2个例子中，申请人提交了主题适格性声明，其中包括证据数据，该证据数据用于证明所要求保护的特征通过将抽象概念整合至实际应用从而施加了有意义的限制。

 

    另外，在上述两份备忘录中，再次提醒审查员，对合法提交的主题适格性声明中所包含的证据应当予以考虑；同时指出，申请人并无义务提交主题适格性声明，即使不提交也不会受到不利影响。

 

    需要说明的是，在上述两份备忘录中，建议申请人将主题适格性声明作为一份单独的文件提交，以与涉及第101条、第103、第112条等其他审查意见的声明相区别。备忘录还指出：“申请人通过提交仅针对所要求保护的发明的主题适格性的证词和证据，从而能够避免可实施要件、记载要件、新颖性、创造性等其他问题与主题适格性问题相互冲突的风险”。

 

敝所的评论：

    根据以往的美国专利实践，由于成本负担、声明有可能在诉讼中构成不利证据等原因，申请人往往对提交声明持谨慎态度。另外，即使针对本次的备忘录，也需要注意“主题适格性的判断并非仅基于主题适格性声明中的证据，而是审查员应当对所有证据综合地进行判断”。另一方面，本次的备忘录强调：主题适格性声明过去一直未得到充分利用，并且审查员应当对合法提交的主题适格性声明中的证据进行考虑。因此，特别在“基于事实的支持”对于克服美国专利法第101条的审查意见至关重要的情况下，通过主题适格性声明来提交证据可以作为一个有效的手段。

 

上述两份备忘录可以从以下链接获取：

 

面向专利审查部门的备忘录：

Memorandum – Subject Matter Eligibility Declarations

 

面向申请人的备忘录：

Memorandum – Best Practices for Submission of Rule 132 Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDSs)