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日本申請商標註冊時之留意事項
近來許多外國企業積極拓展日本市場,在日本申請商標註冊時,常遇到許多各國與日本在實務與法規的差異。關於日本申請商標註冊時之留意事項,本所特別收集了申請人的常見提問,彙整出以下重點,供貴方參考:
1、應備文件及記載事項
(1)在申請商標註冊應備文件及記載事項如下:
•書目事項(申請人姓名或名稱、住居所或營業所)
•識別編號(先前已取得者,須附上識別編號)
•商標資訊(商標(商標圖樣)、類別、指定商品或指定服務)
•是否為標準文字
•圖檔資料(必要時)
申請時無需提交委任狀。
(2)識別編號
「識別編號」是指日本特許廳發給「預先申請識別編號者」或「首次辦理申請手續者」的9位數專屬號碼。該號碼主要用於管理申請人姓名或名稱以及住居所或營業所等資訊。識別號碼核發後,官方會發出「識別號碼通知」通知當事人(若有委任代理人,則會通知給代理人)。
若在日本申請商標註冊時未填寫識別該號碼,且填寫的資料與官方系統既有識別編號資訊不符,官方可能會核發一組全新的識別號碼。需注意的是,即便只是申請人姓名或名稱以及住居所或營業所的記載方式稍有不同,也會被核發一組新的識別號碼。
由於同一人(法人)僅能擁有一個識別編號,若因識別編號不一致而被認定為不同的主體,將可能導致申請人先前已註冊的商標,被引用為後申請案的引證文件,進而引發後申請案遭駁回的風險。因此,若申請人先前已取得識別編號,請務必提供給代理人。雖然代理人可以透過日本特許廳的資料庫進行初步確認申請人姓名或名稱以及住居所或營業所所對應的識別編號,但為求審慎,仍建議由申請人提供官方紀錄,以確保資訊準確無 。
2、標準文字制度
(1)概要
「標準文字制度」是指,申請註冊的商標僅由文字本身所構成,且申請人並未對文字主張任何特殊設計形態的前提下,申請人僅需於申請書中記載該商標,日本特許廳長官即依據申請人的意思表示,以官方事先指定的特定文字字體(即標準文字)作為該商標的呈現形態進行公開以及註冊的制度。至於可使用的文字範疇,則由日本特許廳長官指定之。
(2)不被認定為標準文字的情形
超過30個字元(含空格)的商標,不被認定為標準文字。此外,半形文字及半形空格也不被認定為標準文字。
(3)與優先權主張的關係
在申請人主張優先權向日本申請商標註冊時,存在作為優先權基礎案的第一國申請採用標準文字的情況。但由於各國的標準文字與日本的標準文字在所認定的文字範圍及形態上存在差異,因此會產生優先權主張中的「商標之一致性」的認定問題。
對此,關於優先權主張中的「商標之一致性」的判斷,無論作為優先權基礎案的第一國申請案是否採用標準文字,皆必須以優先權證明文件等文件所記載的商標(以下簡稱為「優先權基礎案之商標」)為基準,將其與日本申請案的申請書所記載的商標進行比對。具體而言,若日本申請案未採用標準文字,則以日本申請案的申請書上所記載的商標與優先權基礎案之商標進行比對;若日本申請案採用標準文字,則需要將日本申請案所記載的商標先轉換為標準文字,接著將轉換為標準文字後所呈現的商標,與優先權基礎案之商標進行比對。
此外,若優先權基礎案之商標,是由以電子裝置常用字體之文字所構成,且日本申請案的申請書所記載的商標由標準文字或電子裝置常用字體所構成時,除有特殊情事外,實務上皆會認定為實質上相同之商標,認定為符合商標之一致性。
(4)權利範圍
原則上,註冊商標的範圍依據申請書上所記載的商標來確定(日本商標法第18條第3項、同法第27條第1項);然而,以標準文字註冊之商標,其範圍並非依據申請書上所記載的商標來確定,而是依據轉換為標準文字後所呈現的商標來確定。
若申請人已確定使用特定字體的文字,建議以該字體而非標準文字申請商標註冊。另需注意,在以標準文字申請商標註冊的情況下,該商標權所涵蓋的範圍及於與所註冊商標(標準文字)相同或近似的範圍,這與一般未以標準文字申請商標註冊的商標相比,權利範圍的寬窄並無差異。
3、類似組群碼
若申請註冊的商標與他人註冊商標相同或近似,且該申請的指定商品或指定服務與他人註冊商標的指定商品或指定服務同一或類似,則不得取得商標註冊(商標法第4條第1項第11號)。
日本特許廳在審查申請註冊的商標是否符合上述不得取得商標註冊之事由時,依據「類似商品及類似服務審查基準」對申請註冊的商標的指定商品或指定服務與他人註冊商標的指定商品或指定服務的類似性進行判斷。
該「類似商品及類似服務審查基準」是將在生產部門、銷售部門、原料、品質等方面具有共通性的商品,或者在提供服務的手段、目的或提供服務的場所等方面具有共通性的服務進行分組,原則上推定,屬於同一組的商品群或服務群者為類似商品或服務。
各組的商品或服務被賦予由數字與字母組成的五位共通編碼,即「類似組群碼」。
在審查實務中,原則上被賦予相同類似組群碼的商品及服務被推定為相互類似。
需注意的是,相同的類似組群碼不僅存在於同一類別內,還大量存在於其他不同類別中。
例如:第14類 珠寶盒(20A01)/ 第20類 家具(20A01)→ 類似
因此,在進行檢索或確認審查意見時,不僅需要注意尼斯協定的類別,還需留意類似組群碼。
4、日本與外國類別不同的範例

5、日本與外國表達方式不同的範例
例:第5類
英文(馬德里議定書、TM5):Tissues impregnated with antibacterial preparations(經抗菌劑浸透之衛生紙)
日文:ティッシュに洸み込ませた抗菌劑(浸透於衛生紙之抗菌劑)
・在歐美(英文)的重點放在「衛生紙(Tissues)」,而在日本(日文)則把重點放在「抗菌劑」。
・在日本,第5類、第3類中傾向於將抗菌劑、殺菌劑、消毒劑等視為「藥劑」類商品,而歐美等英語系國家則傾向於把重點放在濕紙巾(wipes)、衛生紙(tissues)、化妝棉/護墊(pads)等產品形態。
・嚴格來說,上述範例的權利範圍雖有所不同;但包括日本在內,通常審查都會在「原文與譯文相對應」的前提下進行,因此在實務上,幾乎不會將其當作完全不同的商品。
弁理士法人ITOH
所長 弁理士 伊東 忠重
商標部 弁理士 東 泰成
執筆 弁理士 野崎 圭子