미국 내에서도, 기업의 지식재산부나 법률사무소는 특허 명세서의 작성이나 권리화 절차의 신속화를 위하여, 생성형 AI(Artificial Intelligence)를 도입하고 있습니다. 생성형 AI는 효율화를 가져다주는 한편, 생성형 AI의 사용에는 정확성의 문제나 윤리적인 책임이 수반되므로, AI 도구의 도입에는, 이러한 사항들을 고려할 필요가 있습니다.

2026년 8월 27일, 미국 특허상표청(이하, USPTO)은 한 특허침해소송[1]에서 법원에 제출된 서류에 부정확한 기재가 포함되어 있었다는 이유로, 미국 특허변호사 A(이하, 변호사 A)에게 견책 처분을 내리는 징계 명령[2]을 공개하였습니다. 특히, 변호사 A는 특허의 특정 클레임 용어에 대한 클레임 해석안을 기재한 클레임 차트를 작성하는 데 제1 생성형 AI 도구를 사용하였습니다. 그 후, 변호사 A는 작성한 클레임 차트에 오류가 없는지 확인하기 위해 제2 AI 도구를 사용하였습니다. 정식으로 제출된 클레임 차트 중 AI로 생성된 부분에는, 명세서, 도면 및 심사 경과를 포함하는 특허의 내재적 증거(intrinsic evidence)의 인용이 포함되어 있었습니다. 이들 인용 중 상당수에는 실제로는 존재하지 않는 기록이나, 인용 출처가 잘못된 내용이 포함되어 있었습니다. 부정확한 사항에 관한 통지를 받은 후, 변호사 A는 독자적으로 클레임 차트를 확인하고, 신속하게 정정된 클레임 차트를 제출하였습니다. 그 후, 당사자 사이에서 화해가 성립됨에 따라, 본 소송이 취하되었습니다.

변호사 A가 오류를 정정하기 위한 조치를 취하였음에도 불구하고, USPTO의 등록 ‧징계국(Office of Enrollment and Discipline)은 변호사 A에게, USPTO의 직업윤리규칙의 복수의 조항을 위반하였다는 이유로 공개 권고 처분을 내렸습니다. 특히, USPTO는, 변호사 A가 AI를 활용한 법률 조사나 문장 작성 도구의 위험을 충분히 이해하지 못하였고, 법원에 서류를 제출하기 전에 특허명세서, 도면 및 심사 경과의 인용을 적절히 확인하지 않았기 때문에, 변호사 A가 상당한 주의 의무(Reasonable Diligence)를 다하지 않았으며, 중대한 허위 진술(Material Misrepresentation)을 하였다고 판단하였습니다.

생성형 AI 도구는, 명세서나 선행문헌의 내용을 잘못 인용하거나, 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않거나 기타 특허 요건에 관한 형식적 요건을 충족하지 못한 클레임 보정안을 제안할 우려가 있습니다. 또한, 생성형 AI 도구는, 판례의 인용, 인용문, 사실 인정 및 법적 논의를 종종 누락하거나 잘못 기재하거나, 또는 완전히 조작하는 경우가 있습니다. 이러한 정보를 USPTO에 제출하는 경우, 대리인이나 출원인이 행정상 징계 처분을 받을 위험이 있으며, 등록된 특허가 권리행사 불능 상태에 놓일 우려가 있습니다. 본 징계 명령은, ‘2024 Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office[3]’에서도 언급된 바와 같이, 서류 작성에 AI 도구를 사용하는 경우, 서류를 제출하는 당사자는, 서류 중의 모든 사실 및 기재가 진실하고 증거에 의해 뒷받침되고 있음을 확인하기 위하여, 제출하는 서류를 면밀히 검토해야 한다는 점을 다시 한번 보여주는 사례라 할 수 있습니다.

 

참고링크

본 징계 처분 및 2024년의 가이던스는 이하의 링크로부터 확인하실 수 있습니다.

 

http://foiadocuments.uspto.gov/oed/Mitchell-Order-D2026-16-Redacted.pdf

 

https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent

 

[1] Magpul Industries Corp. 대 Mission First Tactical Group, Inc. 외, 사건번호 2:24-cv-5551(펜실베이니아주 동부지구 연방지방법원, 2025년 7월 28일)

[2] Brian E. Mitchell 사건, USPTO 등록‧징계국　징계 절차 번호 D2026-16(2026년 7월 27일)

[3] USPTO의 실무에서의 AI 기반 도구의 사용에 관한 지침(Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office), 89 FR 25609(2024년 4월 11일)