특허 또는 특허출원이 먼저 출원된 가출원(Provisional Application)에 대한 우선권을 주장하는 경우, 미국 특허법 제102조(d)(2)[1] 에 기초하여, 해당 특허 또는 특허출원은 가출원의 출원일에 기초하여 선행기술이 될 수 있습니다. 본 판결에서, 미국 연방순회항소법원(이하, CAFC)은 인용된 출원이 가출원의 출원일에 기초하여 선행기술로 인정되기 위한 요건으로서, 대상특허에 대해 주장되는 특정 사항이 가출원에 기재되어 있을 뿐만 아니라, 해당 인용된 출원의 공개 청구항 중 적어도 하나가 가출원에 의한 제112조(a)[2] 에 기초하는 서포트 요건을 충족할 필요가 있다고 판시하였습니다. 상세한 내용은 이하와 같습니다.

 

＜배경＞

　Dental Monitoring은 환자의 치열궁 화상의 취득 및 분석 방법에 관한 미국 특허 제10,755,409호(이하 ‘409 특허)를 보유하고 있다. Align Technology는 당사자계 심판(Inter Partes Review)을 청구하였고, ｢학습 기반에 의해 훈련된 딥러닝 장치에 의한 화상 분석｣을 요건으로 하는 청구항의 특허성이 쟁점이 되었다. 미국 특허상표청의 특허심판부(이하, PTAB)는 US2021/0068923(Carrier 문헌) 및 그 밖의 2건의 선행기술문헌에 기초하여, 본 특허는 무효라고 판단하였다. ‘409 특허의 유효출원일은 Carrier 문헌의 가출원일과 본출원일 사이에 위치하고 있었다. 따라서, Carrier 문헌이 선행기술에 해당하는지 여부는, 동 문헌이 그 가출원일의 이익을 향유할 권리를 갖고 있었는지 여부에 달려 있었다.

 

＜CAFC 판결＞

　CAFC에서의 주요 쟁점은 Carrier 문헌이 가출원일의 이익을 얻기 위해, Carrier 문헌의 공개 청구항 중 하나에 대해, 가출원이 제112조(a)에 규정된 기재요건(Written-description support)을 충족할 필요가 있는지 여부라는 점이었다. CAFC는 제102조(d)(2)의 규정상, 특허 또는 특허출원이 유효출원일로 소급하여 선행기술이 되는 것은, 제119조에 기초하여 우선권을 주장하는 권리를 갖고 있는 경우에 한정한다고 지적하였다. 또한, CAFC는 제119조(e)(1)에 의해, 후출원에서 개시된 발명이 제112조(a)에 규정되는 형태로 가출원에 개시되어 있는 경우에 한정하여, 가출원으로부터의 우선권을 주장하는 권리가 인정된다는 취지를 지적하였다. 이에 따라, CAFC는 제102조(d)가 제112조의 기재요건을 포함하고 있다고 결론지었다. 그리고 Carrier 문헌이 가출원일로 소급하여 선행기술이 되기 위해서는, Carrier 문헌의 공개 청구항 중 적어도 하나에 대해 그 가출원이 제112조(a)의 서포트를 제공하고 있어야 한다고 판시하였다.

　CAFC는 당해 가출원이 충분한 기재요건을 충족하고 있었는지 여부에 대한 판단을 행하도록 하기 위해, 본건을 PTAB에 환송하였다.

 

실무상 시사점

　본 판결은 미국 특허상표청(USPTO)의 판단 기준을 미국 개정특허법(AIA) 시행 전의 기준으로 되돌리는 것이고, 특허권자 및 출원인에 대해, 무효 주장에 이용되는 선행기술에 대항하기 위한 새로운 주장 근거를 부여하는 것입니다. 가출원을 행함에 있어서는, 체계화되어 있지 않은 단순한 데이터의 집합으로서 제출하는 것이 아니라, 가능한 한 본출원과 동등한 엄밀성을 갖고 작성하는 것이 바람직합니다. 그 결과, 장래의 청구항을 서포트하는 충분한 기재요건을 충족하고, 선행기술로서 확실하게 기능하도록 하는 것이 가능해집니다.

　이 Dental Monitoring 판결은 가출원에 한정된 것이지만, 제119조(a)에 기초하는 외국출원에 대한 우선권을 주장하는 미국 특허 또는 특허출원에 대해서도 향후 판결에서 이 규칙을 확장하여 적용하는 것이 충분히 예상됩니다.

 

참조링크

　본 판결은 아래의 링크에서 열람하실 수 있습니다.

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1752.OPINION.8-10-2026_2736022.pdf

[1] 미국 특허법 제102조(d)(2) 는 다음과 같이 규정하고 있다. ｢어떤 특허 또는 특허출원이 청구된 발명에 대해 (a)(2)에 기초하는 선행기술인지 여부를 판정하는 목적에서는, 해당 특허 또는 출원은 그 특허 또는 특허출원에 기재되어 있는 주제에 관하여 다음 일자에 유효하게 출원된 것으로 간주한다. …그 특허 또는 특허출원이 먼저 이루어진 하나 또는 복수의 특허출원에 기초하여, 제119조, 제365조(a) 또는 제365조(b)에 기초하는 우선권 또는 제120조, 제121조 또는 제365조(c)에 기초하는 이익을 주장할 수 있는 경우에는, 그 주제를 기재하고 있는 출원 중 최우선 출원일｣

[2] 미국 특허법 제112조(a)는 다음과 같이 규정하고 있다. ｢명세서는 그 발명이 속하는 기술분야 또는 그 발명과 매우 밀접한 관계에 있는 기술분야에서 지식을 가진 자가 그 발명을 제조하고 사용할 수 있도록 완전, 명료, 간결하고 정확한 용어에 의해, 발명 및 그 발명을 제조, 사용하는 방식과 방법의 설명을 포함하여야 하고, 또한 발명자 또는 공동발명자가 생각하는 발명의 최선의 실시 형태를 기재하여야 한다.｣