当某项专利或专利申请主张基于先前提交的临时申请（Provisional Application）的优先权时，根据美国专利法第102条(d)(2)款[i]的规定，该专利或专利申请可以基于该临时申请的申请日成为现有技术（Prior Art）。

在本判决中，美国联邦巡回上诉法院（以下简称为“CAFC”）裁定：作为对比文件能够基于其临时申请的申请日被认定为现有技术的条件，不仅要求该临时申请中记载了在对比文件中被引用并用以针对涉案专利所主张的特定事项，还要求该对比文件本身的公开权利要求中至少有一项满足基于该临时申请的第112条(a)[ii]款的书面描述支持（Written-description support）要求。详情如下。

 

<背景>

Dental Monitoring公司拥有一项涉及获取和分析患者牙弓图像方法的美国第10,755,409号专利（以下简称为“‘409专利”）。Align Technology公司提起了双方复审（Inter Partes Review）程序，争议焦点在于要求“通过基于学习库训练的深度学习设备对图像进行分析”的权利要求的可专利性。

美国专利商标局专利审判和上诉委员会（以下简称为“PTAB”）基于US 2021/0068923（以下称为“Carrier文献”）及其他两篇现有技术文献，认定‘409专利无效。‘409专利的有效申请日介于Carrier文献的临时申请日与其正式申请日之间。

因此，Carrier文献是否能够构成‘409专利的现有技术，取决于Carrier文献是否有权享有其临时申请日的利益。

 

<CAFC判决>

在CAFC审理中，主要争议焦点在于：为了使Carrier文献获得临时申请日的利益，是否需要该Carrier文献的临时申请针对Carrier文献的公开权利要求中的一项满足第112条(a)款规定的书面描述支持要求。

CAFC指出，根据第102条(d)(2)款的规定，专利或专利申请仅在有权（entitled to）根据第119条主张优先权的情况下，其作为现有技术的有效申请日才能追溯生效。

此外，CAFC还指出，根据第119条(e)(1)款的规定，只有当后一申请中公开的发明以第112条(a)款规定的方式在临时申请中公开时，才允许主张基于该临时申请的优先权。

综上，CAFC得出结论，认为第102条(d)款包含了第112条的书面描述支持要求。并且裁定，为了使作为对比文件的Carrier文献能够追溯至临时申请日构成现有技术，该Carrier文献所基于的临时申请必须为该文献本身的公开权利要求中的至少一项提供符合第112条(a)款的书面描述支持。

由于PTAB此前未能就Carrier文献所基于的临时申请是否对相关权利要求提供了充分的书面描述支持进行事实认定，CAFC撤销了PTAB的裁决，并将本案发回PTAB重审，以就该临时申请是否满足充分的书面描述要求进行判断。

 

<实务建议>

本判决将美国专利商标局（USPTO）的判断标准重新拉回到了美国发明法案（AIA）实施前的实质性高度（纠正了PTAB此前在Penumbra案中采用的、仅要求满足“程序/行政性（ministerial）要求”的宽松标准），从而为专利权人在应对基于现有技术的无效宣告请求时，提供了一个强有力的抗辩依据。

在提交临时申请时，建议不要仅仅将其作为未系统化的实验数据、草稿或技术备忘录的简单堆砌，而应尽可能以与正式非临时申请同等的严谨度和详实度进行撰写。只有确保临时申请能够为未来正式申请中公开的权利要求提供充分的、符合第112条(a)款的书面描述支持，才能确保该专利文献在未来需要充当现有技术阻击竞争对手时，能够稳妥、确实地发挥其应有的追溯效力。

虽然本次Dental Monitoring判决直接针对的是临时申请（第119条(e)款），但对于根据第119条(a)款主张外国在先申请优先权（例如基于中国或日本首次申请）的美国专利或专利申请，完全可以预见，未来的司法判决和行政裁决极有可能将这一“必须获得实质性书面描述支持”的规则予以扩大适用。因此，在海外首次申请的撰写阶段，同样应保证其描述的充分性。

 

<参考资料>

本判决全文可通过以下链接进行查阅。

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1752.OPINION.8-10-2026_2736022.pdf

[i] 美国专利法第102条(d)(2)款规定如下：“在确定一项专利或专利申请是否构成(a)(2)款下针对受权利要求保护的发明的现有技术时，就该专利或申请中所描述的主题而言，该专利或申请应被视为在下列日期已有效提交：……若该专利或专利申请有权基于一项或多项在先提交的专利申请，主张基于第119条、第365条(a)款或第365条(b)款的优先权，或者基于第120条、第121条或第365条(c)款的利益，则为记载了该主题的申请中最早的申请的申请日。”

[ii] 美国专利法第112条(a)款规定如下：“说明书必须包含对发明以及制造、使用该发明的方式和方法的书面描述，并且应当使用完整、清晰、简明且准确的语言，以使该发明所属技术领域或者与该发明密切相关的技术领域的任何技术人员能够制造和使用该发明，并且必须记载发明人或共同发明人所设想的实施该发明的最佳模式（Best Mode）。”

• （注：关于上述法条中提及的“最佳模式（Best Mode）”：

虽然美国专利法第112条(a)款在字面上仍保留了该披露要求，但根据2011年美国发明法案（AIA）对第282条的修改，自AIA实施后，在专利授权后的诉讼或PTAB阶段，“未披露最佳模式”已不能再作为导致专利无效或不可实施的抗辩理由。

更重要的是，根据美国专利法第119条(e)(1)款的明文规定，在判断正式申请是否有权享有临时申请的优先权（即本判决所涉及的第112条(a)款的书面描述支持要求）时，最佳模式披露要求已被法律明确排除在判定范围之外（原法条英文为：“…for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in a provisional application…”）。

因此，临时申请即使未披露最佳模式，只要其满足了书面描述（Written Description）和使能（Enablement）要求，其临时申请日的优先权效力以及作为现有技术的追溯效力仍可有效维持。这也是本案以及实务中，关于优先权有效性的抗辩重点均聚焦于“书面描述”和“使能”两大要求的原因。）