이번에, 일본 상표등록출원 시 유의사항에 대하여, 지금까지 고객님들로부터 많이 문의받은 내용을 정리하였습니다.

 

1. 필요 서류 및 필요 정보

(1) 일본에 상표등록출원을 할 때 필요한 서류와 정보는 다음과 같습니다:

• 서지 사항 (출원인명의 성명주소)
• 식별번호 (부여된 경우)
• 상표 정보 (상표, 구분, 지정상품지정서비스)
• 표준문자 여부
• 이미지 데이터 (필요한 경우)

 

출원 시 위임장은 필요하지 않습니다.

 

(2) 식별번호

식별번호란, 사전에 특허청에 식별번호 부여를 신청한 자, 또는 처음으로 특허청에서 절차를 진행한 자에게 부여되는 9자리 번호입니다. 출원인의 성명(명칭), 주소(거소) 등의 관리에 사용됩니다. 부여된 식별번호는 ‘식별번호 통지‘로 통지됩니다(대리인이 있는 경우는 대리인에게 통지됩니다).

식별번호를 기재하지 않고 절차를 진행한 경우, 이미 부여되어 있는 식별번호의 정보와 다르면, 새로운 식별번호가 부여될 수 있습니다. 출원인의 성명(명칭), 주소(거소)의 표기 차이만으로도 다른 식별번호가 부여됩니다. 식별번호는 동일인(법인)에 대해 하나만 부여되는 것으로 되어 있고, 식별번호가 다르면 다른 주체로 간주되어, 자신의 선행 등록상표가 인용되어 거절될 위험이 있으므로, 식별번호를 보유하고 계신 경우 알려주시면 매우 감사하겠습니다. JPO 데이터베이스를 통해 어느 정도 확인은 가능하지만, 완전히 확인할 수 있는 것은 아닙니다.

 

 

2. 표준문자 제도

(1) 개요

‘표준문자 제도‘란, ‘등록을 구하는 대상인 상표가 문자만으로 구성되어 있는 경우에, 출원인이 특별한 형태에 대해 권리를 요구하지 않을 때에는, 출원인의 의사 표시에 기초하여, 상표등록을 받고자 하는 상표를 출원서에 기재하는 것만으로, 특허청장이 사전에 정한 일정한 문자의 서체(표준문자)로 표시한 것을 해당 상표의 표시 형태로서 공고하고 등록하는 제도‘입니다. 사용할 수 있는 문자는 특허청장이 지정합니다.

 

(2) 표준문자로 인정되지 않는 것

30자를 초과하는 문자수(공백도 문자수에 포함한다)로 이루어진 상표는 표준문자로 인정되지 않습니다. 또한, 반각 문자 및 반각 공백도 표준문자로 인정되지 않습니다.

 

(3) 우선권 주장과의 관계

우선권을 주장하여 일본에 상표등록출원을 하는 경우 중에는, 우선권의 기초가 되는 제1국 출원이 표준문자에 의한 경우도 있을 수 있습니다. 그러나 각국의 표준문자와 일본의 표준문자는, 표준문자로 인정하는 문자의 범위나 형태가 다르기 때문에, 우선권 주장에 관한 ‘상표의 동일성‘이 문제가 됩니다.

이 점에서, 우선권 주장에 관한 ‘상표의 동일성‘의 판단은, 우선권의 기초가 되는 제1국 출원이 표준문자에 의한 것인지의 여부에 관계없이, 우선권 증명서류 등에 표시된 상표를 기준으로 이루어지는 것을 전제로, 일본에 대한 상표등록출원이 표준문자에 의하지 않는 경우에는 출원서에 기재된 상표와 대비하여, 또한 일본에 대한 상표등록출원이 표준문자에 의하는 경우에는 표준문자로 바꾸어 표시된 상표와 대비하여 각각 판단하게 됩니다.

아울러, 우선권 증명서류 등에 나타난 상표가 전자기기에서 일반적으로 사용되는 서체로 표시된 문자로 이루어지고, 출원서에 기재된 상표가 표준문자 또는 전자기기에서 일반적으로 사용되는 서체로 표시된 문자로 이루어지는 경우에는, 특별한 사정이 없는 한, 실질적으로 동일한 상표로 취급됩니다.

 

(4) 권리범위

통상의 등록상표의 범위는 출원서에 기재한 상표를 기준으로 정해지지만(상표법 제18조 제3항, 동법 제27조 제1항), 표준문자에 의한 등록상표의 범위는 출원서에 기재한 상표 그 자체가 아니라, 표준문자로 바꾸어 표시한 것을 기준으로 정해집니다.

사용할 문자 서체가 결정되어 있는 경우에는, 표준문자가 아니라 해당 문자 서체로 상표등록출원을 하실 것을 권장합니다. 참고로, 표준문자로 상표등록이 이루어진 경우, 해당 상표권이 미치는 범위는 등록된 상표(표준문자)와 동일 또는 유사한 범위이며, 일반적인 상표등록과 비교하여 그 범위의 넓고 좁음에 차이가 없습니다.

 

3. 유사군 코드

출원된 상표가 다른 사람의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 출원에 관련된 지정상품 또는 지정서비스가 동일 또는 유사한 것인 경우에는 상표 등록을 받을 수 없습니다(상표법 제4조 제1항 제11호).

일본 특허청은 출원된 상표가 위의 거절이유에 해당하는지를 심사함에 있어서,  ‘유사상품·서비스 심사기준’에 따라 출원된 상표의 지정상품 또는 지정서비스와 다른 사람의 등록상표의 지정상품 또는 지정서비스의 유사 여부를 판단합니다.

 

이 ‘유사상품·서비스 심사기준’은, 생산부문, 판매부문, 원재료, 품질 등에서 공통성을 가지는 상품, 또는 제공수단, 목적 또는 제공장소 등에서 공통성을 가지는 서비스를 그룹화하고, 동일 그룹에 속하는 상품군 또는 서비스군은 원칙적으로 유사한 상품 또는 서비스로 추정합니다.

각 그룹의 상품 또는 서비스에는 숫자와 알파벳의 조합으로 이뤄진 5자리 공통 코드인 ‘유사군 코드‘가 부여됩니다.

심사 실무상, 동일한 유사군 코드가 부여된 상품 및 서비스는 원칙적으로 서로 유사한 것으로 추정됩니다.

동일한 유사군 코드는 동일 구분 내에만 있는 것이 아니라, 다른 구분에도 다수 존재합니다.

예: 제14류 보석 상자 (20A01) / 제20류 가구 (20A01) → 유사

 

그러므로 조사 시 또는 거절이유 검토 시에는 니스 분류만이 아니라 유사군 코드도 염두에 두어야 합니다.

 

4. 일본과 외국에서 구분이 달라지는 사례

5. 일본과 외국에서 표현이 달라지는 사례

예: 제5류

영문(마드리드, TM5): Tissues impregnated with antibacterial preparations

일본어:ティッシュに洸み込ませた抗菌劑(티슈에 스며들게 한 항균제)

 

• 외국(영어)에서는 ‘Tissues(티슈)’에 중점을 두는 데 반해, 일본(일본어)에서는 ‘항균제(抗菌劑)’에 중점을 두게 됩니다.
• 일본에서는 제5류, 제3류에서 항균제, 살균제, 소독제 등을 ‘약제’로서 파악하는 경향이 있지만, 영어권에서는 wipes, tissues, pads 등 ‘제품 형태’에 중점을 두는 경향이 있습니다.
• 엄밀히 말하면 위의 예는 권리범위가 다르지만, 일본을 포함, 통상 원문과 번역문이 대응되는 것을 전제로 심사가 진행되므로, 실무상 완전히 다른 상품으로 취급되는 경우는 매우 드물다고 생각합니다.